裁判要旨

　　注册商标专用权仅限于核准注册的商标和核定使用的商品,并不包括与核准注册的商标相近似的商标,也不包括与核定使用的商品相类似的商品。注册商标在与核定使用的商品相类似的商品上的使用,以及与核准注册的商标相近似的商标在与核定使用的商品相同或相类似的商品上的使用,均不属于注册商标专用权的范围,这种使用也不构成注册商标专用权意义上的使用。

　　拓展阅读

　　总体说来，我国商标法的要求较为严格，该法第二十三条规定：“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请”。总体遵循的思路应该是在什么样商品注册，则对应什么样的保护。 商标评审委员会的《商标审查及审理标准》采取了一种折衷的态度，即同时注册有多个类似商品的，使用其一则可保住其二，但使用商品如果不在核定使用商品之列的，则无论是否与核定使用商品类似，也不能维持该注册商标。2016年发布的《北京市高级人民法院关于当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中实际也持这一观点：对于使用注册商标的商品范围应当坚持长期以来已经形成的标准，即只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效；商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持。支持这一观点的理由在于，既然注册有类似商品，即使部分撤销没有使用的商品，保留的类似商品仍足以阻碍新商标的申请或禁止其使用。 反对这一观点的理由则认为，将不使用的商品撤销至少因为不再有相同商品而可以避免刑事责任以及2014年商标法第五十七条第（一）项下的“双同”民事侵权认定，且2014年商标法第五十七条第（二）项下的侵权认定也不再简单认为类似必然混淆和侵权，因此部分撤销不使用的商品仍然是有意义的。而且，最高人民法院似乎更加支持这一严厉态度，在（2015）知行字第255号案中，最高人民法院指出： “2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》第四十四条第（四）项的规定旨在督促商标权人积极使用核定的商标，避免商标资源闲置，该条所称‘连续三年不使用’中的‘使用’，应当理解为在核定类别商品上的使用，不应将在类似商品上的使用视为该条所称的‘使用’”。具体认定对不在注册商标核定商品范围内的“批墙膏”的使用不能支持对“油漆”等核定商品的使用。之前，2010年最高人民法院在（2010）知行字第44号案件中也认为：“你（再审申请人）所提交的证据均意图证明之前的商标注册人在音箱、功放机商品上使用了涉案商标，不论该事实是否存在，由于音箱、功放机均非涉案商标所核定使用的商品，上述证据均不能证明涉案商标在相应三年内进行了注册商标的使用”。应该说，最高人民法院在两个案件中的观点是一致的，即要求注册商标是在核定使用商品上的使用。

　　——使用于类似商品的注册商标的使用问题争议

　　作者：黄晖

　　来源：知产宝牍懂产品“撤三”专题

　　相关案例

　　一审案号：(2015)京知行初字第913号

　　裁判文书摘要

　　裁判文书

　　北京市高级人民法院

　　行政判决书

　　(2016)京行终2844号

　　当事人信息

　　上诉人(原审被告)国家工商行政管理总局商标评审委员会，住XXXX。

　　法定代表人赵刚,主任。

　　委托代理人李硙,国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

　　上诉人(原审第三人)方子林,住XXXX。

　　委托代理人王力宁,云南天之泰律师事务所律师。

　　被上诉人(原审原告)云南盘龙云海药业有限公司，住XXXX。

　　法定代表人焦家良,董事长。

　　委托代理人徐琳,上海联科律师事务所律师。

　　审理经过

　　上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)、上诉人方子林因商标权撤销复审行政纠纷一案,不服北京知识产权法院(2015)京知行初字第913号行政判决,向本院提起上诉。本院于2016年5月12日受理后,依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。　一审法院查明

　　北京知识产权法院经审理查明:

　　复审商标系方子林于2002年5月28日提出注册申请的第3191802号"盘龙云海"商标,并于2003年11月7日核准注册,核定使用在第32类"矿泉水、果汁、葡萄汁、柠檬汁、可乐、奶茶(非奶为主)、果茶(不含酒精)、蔬菜汁(饮料)"等商品上,商标专用期限经续展到2023年11月6日。

　　2011年11月21日,云南盘龙云海药业有限公司(简称盘龙云海公司)以复审商标连续三年停止使用为由,向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)申请撤销复审商标。2013年9月29日,商标局作出《关于第3191802号"盘龙云海"注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》。商标局在该决定中认定:因方子林提供的商标使用证据无效,故决定撤销复审商标并予公告,原第3191802号《商标注册证》作废。

　　方子林不服商标局作出的上述决定,于2013年11月4日向商标评审委员会提出撤销复审请求,理由为:方子林授权许可云南孔雀之乡科技有限公司(简称孔雀公司)合法使用复审商标,在2008年11月21日至2011年11月20日期间(简称指定期间)内,孔雀公司对复审商标进行了真实有效的商业使用,故请求维持复审商标的注册。

　　方子林向商标评审委员会提交了以下证据:1、2011年2月18日,方子林与孔雀公司签订的《商标使用许可合同》复印件,以及孔雀公司营业执照复印件,用以证实孔雀公司为复审商标被许可使用人。2、2011年2月19日,孔雀公司与昆明呈贡红麟水业有限责任公司签订的委托加工协议原件,用以证实复审商标的使用产品为矿泉水。3、(2013)云昆明信证经字第41045号公证书,公证内容为检验报告,其中载明:商标盘龙云海、生产单位昆明市盘龙区彩云山泉饮品厂、受检单位孔雀公司、检验日期2011年5月6日至2011年5月27日,用以证实复审商标有效使用。4、2011年5月17日《生活新报》、2011年6月21日《云南信息报》等媒体广告版原件,其中载明盘龙云海饮用水诚招总代理商,诚邀饮料水厂加盟合作,以及孔雀公司总运营等内容,用以证实复审商标进行了商业宣传使用。5、印有"盘龙云海"的纯净水照片原件,用以证实复审商标的使用情况。6、产品水票和包装物原件,用以证实复审商标的使用情况。

　　2014年12月16日,商标评审委员会经审查作出商评字［2014］第100321号《关于第3191802号"盘龙云海"商标撤销复审决定书》(简称被诉决定)。商标评审委员会在该决定中认定:对于已经注册的商标,当事人在2014年5月1日以前向商标评审委员会提出争议和撤销复审申请,商标评审委员会于2014年5月1日以后审理的案件,相关程序问题适用2014年《中华人民共和国商标法》(简称2014年《商标法》),实体问题适用2001年《中华人民共和国商标法》(简称2001年商标法)。方子林提交的《商标使用许可合同》和营业执照可以认定被许可人为复审商标的合法使用人；"盘龙云海"水产品宣传材料可以证明被许可人在矿泉水商品上对复审商标进行有效的商业使用。复审商标核定使用的果汁、柠檬汁等商品与矿泉水属于类似商品,所以复审商品在矿泉水商品上的使用,可视为在上述类似商品上的使用。方子林提交的证据不足以证明复审商标在啤酒商品上已进行真实、有效的商业使用,故复审商标在啤酒商品上的注册予以撤销。商标评审委员会依据2001年商标法第四十四条第(四)项、2014年《商标法》第五十四条、第五十五条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,决定:复审商标在啤酒商品上的注册予以撤销,在其余复审商品上予以维持。

　　盘龙云海公司不服商标评审委员会作出的被诉决定并提起诉讼,请求撤销该决定。盘龙云海公司在原审诉讼中新提交了以下证据:1、中国商标网打印件,以证实复审商标的核准注册日期；2、工商网站打印件,以证实方子林成立的企业与食品行业没有联系；3、公证书一份,以证实方子林抢注复审商标,并为谋取利益而高价拍卖转让；4、盘龙云海公司对其申请注册的商标宣传推广的证据材料,以证实"盘龙云海"成为其知名商号和商标；5、相关荣誉证明以及商标局批复文件,以证实盘龙云海公司拥有的"盘龙云海PANLONGYUNHAI及图"商标享有很高荣誉,并已经成为驰名商标。方子林认为,以上证据与本案不具有关联性。

　　此外,盘龙云海公司对方子林向商标评审委员会提供的证据1-6提出以下质证意见:1、对证据1的真实性不予认可,存在后补或伪造的可能,且没有报送商标局备案；2、对证据2的真实性不予认可,该协议中未载明费用约定,不能证明实际销售情况；3、对证据3的真实性不予认可,仅能证明对送检样品进行质量检验的情况；4、对证据4的真实性不予认可,且广告内容为招代理商或加盟商,不能证实复审商标的实际使用情况；5、对证据5-6的真实性不予认可,无法相互印证复审商标有效使用。　　一审法院认为

　　北京知识产权法院认为,在案证据不能证实复审商标于指定期间内在中国大陆地区进行了真实、合法、有效的商业使用。盘龙云海公司在诉讼中提交的网站打印件、公证书、宣传推广材料、相关荣誉证明等证据与本案不具有关联性,不予评述。综上所述,商标评审委员会作出的被诉决定主要证据不足,适用法律错误,依法予以撤销。　　一审裁判结果

　　北京知识产权法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第(一)项、第(二)项之规定,判决:

　　一、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字［2014］第100321号《关于第3191802号"盘龙云海"商标撤销复审决定书》；

　　二、国家工商行政管理总局商标评审委员会针对方子林就第3191802号"盘龙云海"商标提出的撤销复审申请重新作出决定。　　上诉人诉称

　　商标评审委员会与方子林均不服原审判决向本院提出上诉,请求撤销原审判决并维持被诉决定。商标评审委员会与方子林的主要上诉理由是:方子林提交的证据可以证明复审商标在指定期间内已经实际使用,故应当被维持注册。

　　盘龙云海公司服从原审判决。　　本院查明

　　本院经审理查明,原审法院已查明事实基本清楚,证据采信得当,且有被诉决定、复审商标、撤销申请书、方子林在商标评审阶段提交的相关证据、盘龙云海公司在诉讼阶段提交的相关证据及当事人陈述、笔录等证据在案佐证,本院对原审法院查明的事实予以确认。　　本院认为

　　本院认为:

　　最高人民法院关于商标法修改决定实施后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定:"对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标,商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定,当事人提起行政诉讼的,人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法,审查实体问题适用修改前的商标法。"本案系针对已注册商标的撤销复审,且商标评审委员会于商标法修改决定实施前受理、在商标法修改决定实施后作出审查决定,故本案程序问题的审理应适用2014年商标法,而本案实体问题的审理应适用2001年商标法。

　　2001年商标法第四十四条规定:"使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标:(一)自行改变注册商标的；(二)自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的；(三)自行转让注册商标的；(四)连续三年停止使用的。"审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时,应当根据商标法有关规定的立法精神,正确判断所涉行为是否构成实际使用,商标权人负有提交证据证明诉争商标实际使用的义务。商标的使用是指商标的商业使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告、展览以及其他商业活动中。商标的使用不仅要公开、真实、合法,还应该与特定商品、服务相联系并且必须发生在商业活动中,以使商标起到区分商品、服务来源的作用。商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定属于实际使用的行为。实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。没有实际使用注册商标,仅有转让或许可行为,或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的,不宜认定为商标使用。如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由,未能实际使用注册商标或者停止使用,或者商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的,均可认定有正当理由。

　　本案中,《商标许可使用合同》及孔雀公司的营业执照均为复印件,没有该证据原件印证,无法确认其真实性,同时基于方子林与孔雀公司之间存在一定利害关系,凭该合同约定内容不足以证实复审商标的实际使用情况；《委托加工协议》仅能说明合同双方就矿泉水加工生产进行约定,检验报告只能反映矿泉水质量检验方面的相关事实,其均无法证实复审商标是否投入商业使用；《生活新报》、《云南信息报》等媒体刊登内容系关于加盟、代理等营销合作的广告宣传,并非复审商标在核定使用的商品上的有效证据；产品照片、水票及包装物均未能显示证据的形成时间,且该证据不能直接认定复审商标已经投入市场使用。因此,原审法院认定在案证据不能证实复审商标于指定期间内在中国大陆地区进行了真实、合法、有效的商业使用是恰当的。需要指出的是,注册商标因连续三年停止使用被撤销注册的,其撤销的是注册商标的专用权,而不是注册商标的禁用权。无论是2001年商标法第五十一条,还是2014年《商标法》第五十六条,均规定:"注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。"这表明注册商标专用权仅限于核准注册的商标和核定使用的商品,并不包括与核准注册的商标相近似的商标,也不包括与核定使用的商品相类似的商品。与注册商标相近似的商标以及与核定使用的商品相类似的商品最多只是可能进入注册商标禁用权的范围,不可能进入注册商标专用权的范围。

　　因此,注册商标在与核定使用的商品相类似的商品上的使用,以及与核准注册的商标相近似的商标在与核定使用的商品相同或相类似的商品上的使用,均不属于注册商标专用权的范围,这种使用也不构成注册商标专用权意义上的使用,其不足以动摇或者改变注册商标未在注册商品上实际使用的事实,故也就不足以维持注册商标在核定商品上的注册。本案中,商标评审委员会以复审商标在矿泉水商品上存在有效的商业使用,而复审商标核定使用的果汁、柠檬汁等商品与矿泉水属于类似商品为由,认定复审商品在矿泉水商品上的使用可视为其在上述类似商品上的使用,并据此维持复审商标在果汁、柠檬汁等商品上的注册,系法律适用错误,本院依法予以纠正。根据上述事实和理由,商标评审委员会与方子林有关方子林提交的证据可以证明复审商标在指定期间内已经实际使用,故复审商标应当被维持注册的上诉理由依据不足,本院不予支持。

　　综上,商标评审委员会与方子林的上诉主张缺乏事实及法律依据,其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项之规定,判决如下:

　　驳回上诉,维持原判。

　　一审案件受理费一百元,由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担(于本判决生效之日起七日内交纳)；二审案件受理费一百元,由国家工商行政管理总局商标评审委员会与方子林各负担五十元(均已交纳)。

　　本判决为终审判决。

　　                        审    判   长   刘晓军

　　                        审    判   员   孔庆兵

　　                        代理审判员  蒋    强

　　二Ο一六年七月十九日

　　书   记   员  赵静怡 

　　案例来源：知产宝网站（www.iphouse.cn）